签订许可协议需要注意的几个问题

　　签订许可协议需要注意的几个问题

　　一、许可的标的

　　知识产权与传统的财产权不同，它的权利不是简单的一项，而是“一束”，也就是说，是权利群。就著作权来讲，就包括出版、发行、租借、翻译、演绎、表演等等权利。专利权也不例外，在每一项专利中，具体可授权的权利项包括：生产、销售、销售展示、进口、使用等，方法专利更加上禁止生产、销售、销售展示、进口、使用用专利方法生产的产品等。另外，很多专利技术还可以在不同的产品中应用，专利还具有地域性，所以，在签订许可合同时，双方必须明确：专利许可人到底将那些权利授权给被许可人?授权被许可人利用技术制造什么产品?授权被许可人在什么范围内销售和使用专利技术?这些在许可协议中必须明确，以避免在日后履行协议时引起争执。

　　这种“细分化”专利许可标的的方法对中国需要引进专利技术的企业非常重要，因为这样就可以实现“按需订购”，产品不出口的话，你就没必要取得出口权，地域许可也可仅限于中国本土;专利具体使用领域的限制也能省一笔开支，比如说你生产与电视机联合使用的DVD机，就没必要获得生产电脑DVD光驱的授权。

　　对许可商来说，他们当然是喜欢“一揽子授权”，既方便省时又能卖个好价钱。这好比论筐出售水果，水果商当然愿意，其奈消费者无法消受，更何况筐里面肯定有不少歪瓜裂枣、破梨烂桃。所以，接受许可的中国公司一定要严格审查国外许可方提供的专利组合，将无用的或者可替代的专利尽量排除在外，以降低生产成本。

　　现在的专利都是“胖”专利，专利许可人一般都不会对单一的专利技术进行授权，而是根据可能产生的产品和服务将这些专利技术和非专利技术一起打包许可，被许可人只有权利说接受和不接受，很少有一一认证评估的机会。这是今天接受专利组合的中国企业应该注意的，因为“一揽子授权”往往存在强买强卖行为，专利授权者会通过专利组合逼着被授权者为自己不需要的专利买单。

　　二、专利所有权

　　被许可人一定得注意，作为许可标的专利到底是属于什么人或法人的?很多国外的企业用不同的主体申请专利，这给专利被许可人的利益造成很大威胁，因为这样会引起混淆，不大容易确定“专利主”。在接受许可时被许可人一定要检查许可人的权属证书，可能的话要将该证书的复印件作为合同的附件，免得在接受授权后被第三人起诉。如果发现专利许可人并不拥有该项专利，或者并不拥有其授权的专利组合中的某项专利的所有权，那被授权人一定得有求许可人提供其有权进行专利分许可的有关协议。

　　另外，专利转让协议执行过程中产生的新专利的归属也应该在协议中予以明确界定。在许可协议执行过程中，作为合同标的的专利产品或者专利方法常常会被做各种各样的改进，这些改进后产生的专利权的所有权归属是最难解决的问题。可能遇到的问题包括：谁有权对专利产品做后续的改进?谁是改进后的专利的所有者?如果对专利的改进权完全属于许可方，或者完全属于被许可方，或者是由双方合作完成的，如何解决所有权问题?

　　所以双方应该就这些问题做出成功的协商并将解决方案写入协议，这样，到这些后续开发的专利归属发生冲突时，就可以简单根据合同协商，而不必因此起诉到法庭，探讨所谓的公平或平等互利的法律原则。

　　三、价格条款

　　价格条款是任何合同或者协议的核心条款。如何计算专利许可费?专利许可费什么时候支付?这些都是值得认真考虑的问题，一定不能怕琐碎，因为专利许可费的数目往往很大。

　　专利许可费一般是按产品销售额乘以一个固定的比率，但有时也会涉及按照一个比较“复杂”的公式来计算。这就要求没有参加起草许可协议的一方睁大眼睛，注意合同中的数量和算术表达式，防止被欺诈。

　　支付价款的方式也很关键，因为这是实现权利的具体步骤。价格条款的措词一般都相当严格，专利许可合同要对如下方面作详细规定：(1)付款方式;(2)会计报表披露;(3)利息和利息计算方式;(4)帐薄、记录和审计程序。

　　四、独占许可

　　国内企业一定得理解专利许可协议中“独占”的含义。根据惯例，除非有特别的协定，“独占许可”意味着许可方自己也不能实施被许可的专利，只有被许可方才能实施被许可的专利技术，包括许可方在内的任何人都无权实施。中国法律的解释是：“独占实施许可，是指让与人在已经许可受让人实施专利的范围内无权就同一专利再许可他人实施或者自己实施”，这对于不了解法律和国际习惯的中国企业来说肯定是个意外。如果专利许可方自己也想保留专利使用权，就不会用“独占许可”的字眼，或者在签订许可协议时，作出相反的约定。对自己保留实施权的专利许可，法律名词是“排他性许可”，也就是：“是指让与人在已经许可受让人实施专利的范围内无权就同一专利再许可他人实施”，这里，许可人自己可以保留使用权利。

　　如果享有独占许可，就实际上拥有了一项专利，所以国外企业一般不会同意签订这样的许可协议;除非为了垄断一个地域获产品市场，中国企业也一般没必要请求获得独占许可，因为那样的话成本会比较高。

　　五、逆向许可条款

　　在技术许可协议中，许可方一般都要求“逆向许可”。所谓逆向许可，是指许可合同的被许可人承诺将对该专利技术改进后获得的专利反向许可给原专利权人。这种条款的目的就是控制技术的发展方向，限制被许可人的技术自由发展，用最低的代价获得后续专利技术的发展成果。

　　虽然这种条款有垄断技术和妨碍技术进步之嫌，受到各国反垄断法律的限制，但一般而言，只要一个逆向授予条款不是针对一个独占许可的，法院就会放行。但是，如果专利许可方要求被许可方将该技术的后续专利独家许可给它，那这种逆向许可条款就会受到法院的怀疑，因为这很大程度上是一种技术掠夺。法官会仔细审核该逆向授予条款是否合理，是不是增加了专利权人的垄断地位，是否增加或减少了专利权人和专利被许可人对技术的研发动力。

　　由于逆向许可条款是每个技术合同必须具备的条款，所以随着中国企业技术开发能力的提高，中国的被许可人会越来越多地向国际企业进行技术“倒灌”。这时就应该关注逆向许可条款的具体条件，逆向许可条款的价格问题，以及“专利主”不合理的垄断技术的要求。

　　六、顺向许可条款

　　和前面讲的逆向许可条款一样，这种条款也是对后续技术开发的约定。不过这一次是专利许可方向被许可方提供新的改进后的专利技术。

　　根据顺向许可的约定，专利权人将对已许可的基础技术的改进以许可的方式授予原专利技术的被许可人。具体而言，专利权人一旦对专利技术做出了某种程度的改进，就应该通知专利被许可人，然后把该改进后的技术或专利加到原技术许可合同中。一般来说，技术合同会具体约定专利权人在进行顺向许可时该得的额外专利许可费数额或者计算方法。

　　这一条款和逆向专利条款一同出现的话，就体现了一定的技术共享的公平原则。但关键是如何确定什么样的技术需要顺向许可?如果专利许可人坚持这是毫无关系的新技术时，那专利被许可人就不能按合同以优惠的条件取得该技术或专利。所以，如果可能的话，作进一步详细的约定是必要的。

　　七、专利权有效性条款

　　就是在许可协议中要求被许可人承认专利的有效性的条款。比如：“乙方(被许可人)认同许可使用的专利是有效的，是可以行使的。……对于任何与许可使用的专利有关的权利要求，乙方在任何时候都不应该直接或间接的反对授予权利，不应该直接或间接地对权力的有效性和可实施性提出异议。”

　　也就是说，只要你签订了这个协议，那就说明你认可了我的专利，以后不能以专利无效来寻求摆脱，不能反悔说这个专利不具备可实施性。可事实是，专利是否有效，不是由合同决定，也不是被许可人认可，更不是专利授权人一相情愿就能解决的，而是要通过专利局的复审或者专利法官的审查。所以，在美国，这样的条款基本上是无效的，法官认为这样的条款“有滥用专利权的嫌疑”，而且包庇了专利权人在申请专利过程中可能存在的欺诈行为。

　　当然，也不是说这样的条款是吓人的“纸老虎”，它也有一定的法律效果，它如果与美国的“禁止反悔原则”结合的话，就可能影响法官对案件的判定。所以作为被许可方的中国公司来说，最好还是说服对方不要有这样的条款，有的话也要尽量弱化。

　　八、对专利品质的保证条款

　　在一般的商品买卖合同中，出售方一定得保证自己出售的商品在性能上能达到使用的要求，在所有权方面不会侵犯第三人的权利。但在专利许可合同中，这样的保证是很少的，反之，专利授权人会做出相反的规定，不对专利的“品质”和是否侵权做出保障。

　　例如协议会约定：“甲方(授权方)不对其许可使用的专利的有效性或者权利范围作担保和表示;不保证本协议所赋予的任何一项许可使用权下所生产、使用、销售的任何产品不会或者将不会受到来自第三方的侵权行为的危害。”

　　这是因为专利许可合同中的“商品”是一个“知识产品”，其品质如何专利局都有可能出错(美国近50%的错误率)，何况专利权人?所以这是专利权人自我保护的一个条款。

　　在美国，这样约定对专利许可人的利害关系不大，因为即使没有约定，法官也不会要求他们按照一般产品的原则承担“瑕疵担保责任”;但反之，如果专利许可人在许可协议中作了对专利品质的担保，法院就会以此要求它承担保证责任，赔偿被许可人的损失。

　　对主要作为被许可人的中国厂商来说，当然最好是努力要求专利许可人做出品质上的担保，并在以后发生的诉讼中免除承担诉讼费的义务，要知道，专利诉讼是非常耗时耗财的游戏。

　　九、诉讼义务分配条款

　　当被许可的专利被第三人侵犯时，由谁来对侵犯专利的人起诉?这是专利许可合同中一个重要条款，许可双方一定要在合同中有明确约定，特别是约定诉讼费用由谁支付——其中包括付给律师的律师费。

　　一般而言，专利被许可人只是获得了该专利的一定时间的使用权，并不是专利的所有人，所以没有诉讼资格，除非在合同中许可人有相关的授权。在独占许可中，由于独占被许可人享有相当于专利权人的权益，所以法院也认为它有独立的诉讼地位。在独占被许可人的诉讼中，专利权人也是一个原告，一般美国法院会要求它承当一半的诉讼费用。

　　由于起诉侵犯专利的公司对专利被许可人保护自己的产品市场关系甚巨，所以，合同中一定要具体约定专利人保护专利的义务，并明确约定诉讼费的分担原则。专利被许可人要尽量将保护专利的义务放在专利许可人身上，在国外的侵权诉讼尤其要如此。

　　除第三人侵权外，另一种值得一提的是“非受让人侵权”，也就是说，没有取得专利许可的厂商利用专利权人的专利制造了与专利被许可人竞争的产品。虽然专利权人会尽力搜刮，找到是用自己专利的公司，用谈判和诉讼的方法逼迫他们与自己签订专利许可合同，但往往也有遗漏。更何况有好多小型的侵权活动根本不值得诉讼。但这些对被许可人来说是非常不利的，因为竞争对手在制造成本上占有绝对优势，不利于自己产品的销售，所以它也会极力索罗，报告给专利权人，要求对这些侵权者收取专利许可费。

　　“非受让人侵权”的条款对被授权人非常重要，必须郑重对待，认真审查。一般而言，专利许可的双方必须约定在什么情况下启动诉讼程序，诉讼费用由谁承担等。

　　第三种侵权是专利被许可人在使用专利或者销售专利产品时被第三方诉讼侵权。这种情况经常发生，也不可预计，因为现代科技发展迅速，专利犬牙交错，好多时候出现“碰撞”情况，是否侵权且不管，第一步就是积极应诉。因为这种侵权应诉者一般是专利被许可人，而引起侵权又不是它的过错，而是因为使有了专利许可人的专利所致，所以在专利授权协议中约定权利义务就非常必要。

　　可以看出，不管是哪一种侵权，专利权人都是必不可少的参加者，它必须出面应诉，才能分清是非，而且它还是诉讼费的主要承担者。为了减轻自己的义务，专利许可协议的许可人一般会在协议中写入下面条款： (1)专利权人在该技术合同中在专利侵权诉讼中的责任不能超过许可权益金。(2)专利被许可人如果发现第三人侵权，或者受到侵权指控或诉讼威胁，必须马上书面通知专利权人，并在诉讼中与专利权人合作。(3)专利被许可人必须在专利权人提供或批准的技术范围内按约定生产专利产品，否则对以自己造成的侵权行为负责。(4)技术许可合同必须明列专利权人和技术让与人双方中哪一方应该去启动诉讼或应诉程序，负责应诉职责，支付相关费用，以及双方如何分享在该侵权诉讼中有可能获得的赔偿。

　　作为专利被许可人，为了保护自己的利益，也应该主张加入几个条款，如：(1)如果侵权事件导致专利被许可人无法享有一个专利许可合同的经济利益，技术让与人有权终止该许可合同，并要求一定比例的赔偿。(2)专利权人有义务列举有侵权可能的第三方专利，以提醒被许可人注意。

　　十、实施专利义务的条款

　　就是在协议中约定被许可人必须在一定时间内实施该专利，或者实施到什么程度，否则专利许可人保留解除合同的权利。

　　这一条款主要是从保护专利权人的利益出发的。一般而言，专利许可费是按专利产品的销售量来支付的，如果专利被许可人不愿实施该专利，或者拖延实施该专利，那专利权人就没有任何收益。专利只是一个达到一定实施阶段的技术方案，并不是像有形物品一样拿过来就可以出售经销的，从专利到产品还有一段路来走，要经过好几个阶段的试验，投入人力物力，中间还可能有失败的风险。有的专利实施则更复杂，如医药，还得通过有关行政机关的审批专利产品才能上市。即使专利的产品化没有阻力，专利被许可人也不一定想马上就将该产品批量生产投放到市场上。原因可能是对市场风险没有把握，也可能是因为市场推广的资金不到位，跟可能是这种专利产品还可能和自己原先投放市场的产品有竞争。总的来说，各种理由都可以阻止它改变计划，“坐以待变”。如果没有这样的条款，专利权人就只能“坐以待毙”，在独占授权的情况下更是如此。

　　当然，在专利权技术的独占许可中，被许可人如果财大气粗，也可能一次性地买断技术，在这种情况下，技术权人和技术让与人都不会受到什么损失。受到损失的是广大消费者和整个社会：消费者失去了对一种改进新产品的选择;社会作为一个整体浪费了一个很有开发潜力的技术资源。为此，美国的法律也要求专利许可合同中对专利实施进行约定。

　　在国际上，相关的条款可能是“忠实(Due diligence)条款”和“ 里程碑(Milestone)条款”。

　　所谓Duediligence是指专利被许可人在取得专利授权后，必须认真勤勉地从事产品之生产促销。尤其在专利许可费支付方式采取阶段性支付的情形时，产品销售之多寡将关系到权利金金额之多少，因此，专利许可人有必要在书面许可合同中加入Duediligence条款，以使被授权人能认真勤勉地从事产品之生产促销，活用专利授权。

　　在授权契约订立时，应明确约定被授权人必须在如何时期达到如何之目标，以确保专利授权之充分利用，进而确保专利许可费的取得，这就是所谓Milestone条款。专利许可人必须留意的是，在与被授权人订立专利许可合同后，因被许可人的资金调度、经营不顺等缘故，往往导致迟迟无法开始利用授权技术以生产产品等问题发生。因此，于书面授权契约中明订Milestone 条款，同时订明违反约定Milestone 条款时之违约效果如终止契约等，非常必要。

　　十一、专利标记条款

　　在各国的专利法中，都要求对专利产品进行标记。中国的专利法规定：“专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。”在这里，法律授予了专利权人在专利产品上进行标记的权利，所以专利权人也有权要求被许可人在其生产的专利产品商进行标记。

　　这种标记在中国只是一种“荣誉生产”的纪录，在美国却关系到千百万美元的利益。因为如果专利权人要起诉侵权人故意侵犯它的专利权并要求赔偿的话，就必须举出证据证明专利侵权人知道该专利的存在，而专利标记是非常有力的证据。这就是专利许可合同中专利权人坚持加入专利标记条款的原因。如果专利产品上没有专利标记，专利侵权人就可以主张不向专利权人赔偿在接到侵权通知前的损失。要知道，美国对专利侵权的处罚是三倍赔偿。海尔集团就曾利用原告专利产品上没有专利标记而躲过了一劫。如果中国的产品在美国也拥有专利，那就必须牢记，在自己的专利产品上作专利标记。

　　在美国人拟定的专利许可合同中，专利标记条款往往是这样约定的：“被许可使用这应该向许可使用者提供其许可使用的产品的样本以证明其已经按照约定进行了合理的标识。在许可使用者书面通知后的一段合理的时间内，许可使用者有权检查被许可使用者所生产的许可使用的产品，已确定被许可使用者是否按照本协定的规定对产品进行了标识。”

　　十二、最惠被许可人条款

　　非独占许可的被许可人最担心的就是专利许可人给与竞争对手更优惠的专利许可条件，从而使自己的生产成本高过竞争对手，在市场竞争中落于下风。所以他们发明了这一最惠被许可人条款。

　　所谓最惠被许可人条款，就是在非独占许可的情况下，专利许可人答应，如果专利许可人此后与第三方订立的许可协议的条件比给与本协议专利被许可人的优惠，该优惠条件自动或者应被许可人的要求，适用于该被许可人。

　　其实，这一条款对被许可人的保护效力有限，因为它的实施还取决于专利许可人的诚实信用，即使合同中规定了专利许可人的“通知义务”，也不能保障被许可人真正能得到实惠。所有专利许可合同都有保密条款，被许可人很难争取到要求对方披露以后签订的专利许可合同的权利。但是，这一约定给了专利被许可人因不公平对待而提起诉讼的权利，如果被许可人确实掌握专利许可人隐瞒了给与任何第三方更优惠条件的证据的话。以上是专利许可合同的主要条款，但在现实生活中，合同的条款千变万化，所以在签订专利许可合同时最好咨询法律专家，以防上当受骗。

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